【专利视点】海外平台销售的产品，未经许可是否构成专利侵犯

近几年随着中国企业通过海外购物平台开展经营活动的日益普遍所面临的跨境知识产权诉讼越来越常见尤其是以美国法院的TROTemporary Restraining Order临时限制令案件越发频繁。但在企业都把关注点放在应对美国TRO风险防控的同时往往会忽略在海外平台的销售行为仍然可能侵犯中国专利权人的权利。本文中我们将对这类法律问题进行分析解释。一、专利侵权的行为的认定根据《专利法》第11条的规定发明和实用新型专利权被授予后未经专利权人许可任何单位或个人不得为生产经营目的实施其专利具体包括制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品外观设计专利权被授予后未经许可不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。需要重点说明的是专利具有严格的地域性特征这决定了中国专利的保护范围仅限于中国境内仅规制在中国境内发生的制造、使用、许诺销售、销售、进口等侵权行为。那把问题聚焦到海外购物平台上交易行为涉及境内外多个环节如何界定海外平台上的销售、许诺销售行为是否受中国专利法规制呢从司法判例来看关键点在于该销售行为是否与中国境内形成实质联系。(2023)粤73知民初682号中法院明确认定原告系在国内下单购买即可通过正常的商品流通领域购得被诉侵权产品收货地也是在国内本案应适用中国专利法。同时结合涉案海外平台卖家信息、被告的供货事实、代运营情况及订单结算模式等证据法院最终认定被告实施了销售、许诺销售被诉侵权产品的行为即便订单备注显示相关商品由某出口销售公司销售亦不足以推翻该认定。同时在2024粤民终5186号案件中法院进一步明确了海外平台面向中国境内消费者销售的认定标准。该案中涉嫌侵权人深圳某有限公司上诉主张其在境外某平台销售、许诺销售被诉侵权产品销售对象为境外消费者不构成侵权。但法院经审理认为某海外购平台均设置了中文界面、配备中文产品介绍支持中国用户在境内注册、登录、下单且某海外购网址已在工业和信息化部域名管理系统备案足以表明其面向中国境内消费者销售产品即便产品从境外发货被告面向中国消费者实施销售、许诺销售行为的事实明确一审法院认定其构成侵权并无不当二审法院予以维持。上述两个案例清晰表明只要海外平台的销售、许诺销售行为面向中国境内消费者与中国境内形成实质关联即受中国专利法规制。在这里又会引发另一个问题的思考除海外平台销售行为外侵权产品的出口行为是否会构成侵权呢中国专利法并没有对出口行为做出明确规定但在司法判例中似乎已经形成了一个裁判思路出口作为销售的一个环节仍会被认定为侵权。2020最高法知民终318号和(2020)粤03民初1114号的判决中均明确出口行为本质上属于销售行为的一种应纳入销售行为的范围一并规制未经专利权人许可擅自出口专利产品的构成专利侵权。二、侵权损害赔偿的确定根据专利法等相关规定在专利侵权纠纷中损害赔偿通常以权利人的损失、侵权人获得的利益或专利许可使用费作为计算依据。但在实践中上述计算标准通常很难被举证具体到海外购物平台举证难度更大因此在司法实践中法院多采用法定赔偿的方式确定赔偿金额具体以专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素确定给予三万元以上五百万元以下的赔偿。以(2023)粤73知民初682号案件为例法院判定由于原告未能举证证明其因被侵权造成的实际损失或被告因侵权获利情况也未提供专利许可使用费以供参考。法院综合考虑以下因素酌情确定赔偿数额1.涉案专利类型为实用新型专利2.被告实施了制造、销售和许诺销售侵权产品的行为3.被告销售侵权产品的模式为网络销售侵权范围较广4.侵权产品在购物网站的销售单价最高为21.99美元最低为15.99美元有一定销售数量但根据评论可知绝大部分销售对象均为美国境内的客户不应纳入本案被告销售获利的判赔考量中5. 原告为制止侵权支出了公证费、诉讼代理费、购买侵权产品费用等合理开支。综合上述因素法院最终酌情确定被告赔偿原告经济损失及为制止侵权行为支付的合理开支共计8万元。三、作为被诉侵权人要如何抗辩作为被诉侵权人即被告肯定要积极应诉并且要全面抗辩包括与权利人协商和解、提起涉案专利的无效宣告程序、现有技术抗辩、不侵权抗辩等等但这些抗辩技巧不是本次讨论的重点且需要结合具体案情具体分析。现在我们把重点放在侵权产品的销售者所特有的抗辩思路---合法来源抗辩。在海外平台专利侵权纠纷中较多是仅开展电商贸易、不参与产品制造的企业此类企业作为侵权产品的销售者或许诺销售者并非专利侵权的源头。根据中国专利法相关规定销售者或许诺销售者若能证明其所售产品具有合法来源且无主观过错即可免除赔偿责任这是此类主体的核心抗辩思路。但是合法来源抗辩对于被诉侵权人的举证责任要求较高需满足明确的认定标准销售者需证明其遵从合法、正常的市场交易规则所售产品的来源清晰、渠道合法、支付了合理对价在此基础上可推定该销售者实际不知道且不应当知道其所销售产品系制造者未经专利权人许可而制造并售出即推定其无主观过错。该认定标准既要求销售者履行合理的审慎注意义务也避免了对无过错销售者的过度追责平衡了权利人、销售者与市场秩序之间的利益关系。从证据要求来看销售者主张合法来源抗辩需提供充分、有效的证据证明产品的合法来源主要包括涉案侵权产品的进货表、采购发票、支付凭证、供货方信息等确保能够完整追溯产品的合法来源如在2017京73民初1578号中被告作为侵权产品的销售者提供了涉案产品的采购信息证明被控侵权产品具有合法来源且被告已经支付了合理对价。最终法院认定被告所销售的产品具有合法来源依法不承担赔偿损失的责任。随着跨境电商行业的持续迭代发展海外销售平台相关的知识产权纠纷类型正不断丰富、日趋复杂此类纠纷不仅存在于国外法律规制下在国内司法实践中也呈现增长态势。在此背景下作为海外电商平台的经营者更应强化专利保护的全链条意识主动、全面排查所售产品在国内及海外市场的知识产权风险比如主动关闭海外销售网站后台中面向中国及其他相关国家的销售通道或在产品销售界面明确标注不向中国境内发货等方式提前防范、规避侵权隐患切实避免陷入专利侵权纠纷实现合规经营与可持续发展。